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【판시사항】
고분자 미세입자의 제조방법에 관한 이 사건 특허발명의 청구범위 기재가 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않고, 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없으므로, 명세서 기재요건을 충족하지 못한다고 판단한 사례
【판결요지】 청구인용
정정발명의 ‘청구범위’가 명확하게 기재되어 있는지 여부
이 사건 정정발명은 고분자 미세입자의 제조방법에 관한 것으로, 그 청구범위는 “망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150㎛의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것”으로 한정되어 있다. 따라서 이 사건 정정발명의 기술적 범위를 확정하기 위해서는 이 사건 수율이 의미하는 바가 무엇인지가 명확해야 한다. 그런데 이 사건 정정발명은 청구범위에 기재된 ‘망상구조를 갖는 고분자 미세입자’ 및 이를 전제로 한 ‘이 사건 수율’의 의미가 명확하고 간결하게 기재된 것이라고 할 수 없어, 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 명세서 기재요건에 위반된다.
가. 이 사건 정정발명의 명세서에는 “본 발명에 따르면 망상구조를 갖는 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조할 수 있다.”라고 기재되어 있어, 이 사건 정정발명은 수율 산정 시 망상구조를 고려하고 있음을 알 수 있다. 또한, 이 사건 정정발명의 명세서에는 수율을 계산하는 방법도 기재되어 있는데, 그에 따르면 ‘투입된 고분자의 양 대비 최종적으로 수득된 미세입자의 양’으로 수율이 계산된다. 이와 같은 명세서의 기재를 참작해 보면, 이 사건 정정발명의 청구범위에 기재된 이 사건 수율은 ‘망상구조를 갖는 직경 20 내지 150㎛의 고분자 미세입자의 양이 투입된 고분자 양 대비 80% 이상인 것’으로 이해된다.
나. 따라서 이 사건 정정발명에서 이 사건 수율을 계산하기 위해서는 먼저 고분자 미세입자를 제조하는 데 투입된 고분자의 양을 측정해야 하고, 그다음에는 최종적으로 제조된 미세입자 중에서 ‘직경이 20 내지 150㎛이면서 망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하여 그 양을 측정하는 과정이 필요하다.
다. 그런데 명세서의 기재, 용어의 일반적 의미, 관련 기술분야에서 사용되는 용례 등을 종합하여 보면, 이 사건 정정발명은 종래의 단순한 ‘다공성 구조’만을 갖는 미세입자와는 달리 ‘망상구조’를 포함하는 고분자 입자를 청구하고 있는 것임을 알 수 있고, 그 ‘망상구조’라는 용어 자체는 입자의 내부에 그물(網) 모양 구조 또는 3차원 골격 구조가 포함되어 있는 형상 정도를 의미한다고 유추할 수는 있다고 보이나, 그 개념이 명확히 확정되지는 않는다.
2. 정정발명이 ‘발명의 설명’ 기재요건을 충족하는지 여부
이 사건 정정발명은 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 망상구조를 갖는 직경 20 내지 150㎛의 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조하는 정정발명을 쉽게 실시할 수 있다고 할 수 없으므로, 정정발명은 특허법 제42조 제3항 제1호에 규정된 발명의 설명 기재요건을 충족하지 못한다.
가. 이 사건 정정발명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하기 위해서는, 발명의 설명 기재를 통하여 통상의 기술자가 ‘망상구조를 갖는 직경 20 내지 150㎛의 고분자 미세입자’의 의미를 쉽게 이해하고 이를 ‘80% 이상의 수율’로 제조해 낼 수 있어야 한다. 그리고 그러한 수율에 맞는 고분자 미세입자를 제조해 내기 위해서는, 먼저 고분자 미세입자를 제조하는 데 투입된 고분자의 양을 측정해야 하고, 그다음에는 최종적으로 제조된 미세입자 중에서 ‘직경이 20 내지 150㎛이면서 망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하여 그 양을 측정하는 과정이 필요하다.
나. 그런데 이 사건 정정발명의 명세서에는 청구항에서 한정하고 있는 ‘망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하는 기준이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, ‘제조된 고분자 미세입자의 내부구조를 확인하는 방법’ 및 ‘망상구조를 갖는 것으로 확인된 고분자 미세입자의 질량을 측정하기 위해 분리하는 방법’이 기재되어 있지 않다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 명세서를 기초로 제조되는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자에 대한 이 사건 수율을 계산할 수 없다.
다. 또한, 이 사건 정정발명의 고분자 미세입자 제조방법에 대해서 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서에는 고분자 미세입자를 제조하는 과정이 출발물질 및 그 사용량, 반응물질 및 그 사용량, 반응조건까지 구체적으로 기재되어 있고, 그러한 제조과정을 거친 실시례 1 내지 5는 ‘망상구조를 갖는 20 내지 150㎛ 고분자 미세입자’가 81 내지 85%의 수율로 제조된 것으로 표 1에 정리되어 있기는 하다.
그러나 이 사건 정정발명의 발명자는 실시례로 제조된 모든 미세입자의 내부구조를 확인한 후 그 수율을 계산한 것이 아니라, 내부가 자연스럽게 노출된 입자들이 ‘대부분’ 또는 ‘거의 모두’ 망상구조를 가지고 있다는 것만을 확인하고 내부가 노출되지 않는 입자들도 ‘대부분’ 망상구조를 가질 것으로 추정한 후, 제조된 ‘모든’ 입자들이 망상구조를 가지고 있을 것으로 전제하여 체과 공정을 통해 20 내지 150㎛의 미세입자를 분리하고 그 양을 측정하여 수율을 계산하였음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 정정발명의 실험례 표 1에 기재된 위 ‘81 내지 85%의 수율’이라는 것은 ‘20 내지 150㎛ 크기의 고분자 미세입자’의 수율이 될 수는 있겠으나, ‘망상구조를 갖는 20 내지 150㎛ 의 고분자 미세입자’의 수율이라고 단정할 수 없다.
라. 더욱이, 종래의 방법에 따라 제조된 고분자 미세입자는 표면에만 고분자 층이 두껍게 형성되어 있어, 입자 내부가 망상구조를 가지지 않는 데 비해, 이 사건 정정발명에 따라 제조된 고분자 미세입자는 표면이 얇고 내부가 망상구조로 이루어진 것이라는 피고 주장에 따른다면, 이 사건 정정발명의 실시례로 제조된 미세입자 중 내부가 노출되지 않은 것은 표면이 두껍게 형성되어 있어, 내부가 노출된 입자들과는 그 내부구조가 다를 수 있다고 볼 수도 있는바, 내부가 자연스럽게 노출된 일부 입자들의 내부가 망상구조라는 이유로 내부가 노출되지 않은 다른 모든 입자들까지 망상구조를 가질 것이라고 본 위와 같은 추정이 합리적이라고 보이지도 않는다.
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