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【판시사항】
1. 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 카페서비스업, 레스토랑서비스업, 간이음식점업, 셀프서비스식당업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업, 커피/주스바업, 바서비스업, 이동음식조달업, 선술집업(이하 ‘쟁점 상품’이라 한다)에 관하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일· 유사하여 동종의 상품에 사용될 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부(적극)
2. 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 쟁점 상품을 제외한 나머지 호텔예약업, 숙박시설안내업, 하숙서비스업, 하숙알선업, 호텔서비스업, 야영장시설제공업, 회의실제공업, 동물수탁관리업, 모텔서비스업(이하 ‘나머지 지정상품’이라 한다)에 관하여 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 동일·유사한지 여부(소극)
2. 이 사건 등록상표가 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식된 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부(소극)
【판결요지】 청구일부인용(심결일부취소)
특허법원은 이 사건 등록상표는, 그 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 나머지 지정상품에 관하여는 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 유사하지 아니하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않으며, 출원 당시 특정인의 상표로 인식된 선사용상표들과의 관계에서 부정한 목적이 인정되지 않아 구 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 아니하므로, 이 사건 심결 중 쟁점 상품에 관한 부분은 일부 취소하고, 나머지 부분은 그 이유에 일부 적절치 아니한 부분이 있으나, 그 결론에 있어서 정당하다고 판단하였다. 구체적 이유는 아래와 같다.
1. 이 사건 등록상표가 쟁점 상품에 관하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일· 유사한지 여부
가. 표장의 유사 여부
이 사건 등록상표 ’  ‘는 중국산 희귀동물 ’자이언트 판다(giant panda)‘의 얼굴을 형상화한 도형 부분 ’  ‘이 상단에 배치되고 그 하단에 ‘  ’ 부분과 ‘  ’ 부분으로 이루어진 문자 부분이 배치된 결합 표장으로, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표 중 위 도형 부분 및 문자 부분 중 ‘  ’ 부분을 보고 이 사건 등록상표를 ‘판다’라는 호칭과 관념으로 기억 또는 연상할 것으로 보이는 점, ‘  ’는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여 본질적인 식별력이 인정되고 독립하여 상품을 출처표시기능을 수행하는 부분이 될 수 있는 점, 이 사건 등록상표 중 ‘  ’ 부분은 일반 수요자들이 특정한 관념이나 호칭을 떠올리기 어려워 이 사건 등록상표는 도형 부분 ’  ‘ 또는 ‘  ’ 부분만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있는 점을 종합하면, 이 사건 등록상표의 요부는 ’  ‘ 또는 ‘  ’ 부분이라 할 수 있고, 이 사건 등록상표의 요부 ’  ‘ 또는 ‘  ’와 선등록상표 ’  ‘를 대비하면, 그 호칭 및 관념이 동일하여, 일반 수요자 및 거래자가 때와 장소를 달리하여 대하였을 때 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.
나. 지정상품의 유사 여부
이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품은 식음료를 판매하는 등의 서비스를 제공하는 점에서 선등록상표의 지정상품들인 레스토랑서비스업(Restaurant services) 등과 동일·유사한 상품에 해당한다,
2. 이 사건 등록상표가 나머지 지정상품에 관하여 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 동일·유사한지 여부
이 사건 등록상표의 지정상품 중 나머지 지정상품은 선등록상표 또는 선등록서비스표의 지정상품(서비스업류 구분 제42류의 레스토랑업 등)과 그 제공하는 상품 및 서비스의 성질, 내용, 제공방법, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 동일·유사하다고 보기 어렵다.
3. 이 사건 등록상표가 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식된 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부
가. 선사용상표들의 알려진 정도
원고가 선사용상표들을 사용한 기간, 원고의 점포수, 매출액, 상표출원 및 등록내역, 광고비 지출액 및 언론 보도, 블로그 게시물 게재 내역을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원 당시 특정인의 상표로 인식되었다고 보아야 한다.
나. 부정한 목적 인정 여부
선사용상표들의 인지도는 ’PANDA’ 부분 보다는 전체로서의 식별력에 기반하여 획득한 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장이 갖는 외관 등의 차이점, 이 사건 등록상표의 출원인인 피고는 중국에 소재한 중국의 법인으로 자신의 나라를 상징하는 동물인 ‘PNADA’를 표장에 포함시킬 이유가 있는 점, 원고와 피고 사이에 상표를 둘러싼 교섭이 있었다거나 피고가 이 사건 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다는 자료도 없는 점 등을 종합하면, 피고에게 이 사건 등록상표 출원과 관련하여 부정한 목적이 있었다는 사실이 인정되지 않는다.
【판결의 의의】
표장 및 지정상품의 유사 여부, 특정인의 출처표시로 알려진 상표인지 여부, 부정한 목적의 인정 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례
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