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【판시사항】
대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있지 않아 상품출처의 오인․혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않고, 사용권자들이 동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우로서 사용권자의 구체적인 상표 사용 태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르지 못해 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 본 사례
【판결요지】 청구기각
1. 원고가 통상사용권자의 지위에 있었는지 여부(=적극)
가. 구재관은 ‘메탈링크’라는 개인사업체를 운영하면서 대상상표를 사용하였다. 구재관은 그 후 원고를 설립하고 운영하면서 대상상표를 원고의 견적서 등에 사용하였다. 신인화는 대상상표와 동일한 이 사건 등록상표를 상표로 출원하였고, 구재관이 대표이사로 있던 원고는 신인화 명의로 이 사건 등록상표가 출원 및 등록된다는 사실을 알면서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록과 관련된 비용을 부담하였다. 이에 비추어 보면, 구재관은 대상상표에 대한 권리를 원고에게 이전할 의사가 없었고 오히려 대상상표에 대한 권리를 원고가 아니라 신인화에게 양도할 의사였음이 분명하다.
나. 위 비용 지급을 위하여 원고 내부에서 통상 절차에 따라 결재가 이루어진 점, 원고의 경영진이 변경된 이후 원고가 이 사건 등록상표에 관하여 불사용취소심판을 제기한 점, 원고와 구재관 사이에서 2021. 3. 3. 작성된 합의서에 ‘신인화 외 제3자가 출원하거나 상표권을 보유하고 있는 상표는 제외한다’는 내용이 추가된 점 등에 비추어 보면, 원고 스스로도 이 사건 등록상표에 대한 권리가 원고 자신에게 있지 않음을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하다.
다. 피고가 2018. 2. 20. 신인화로부터 이 사건 상표권을 양수한 이후 그로부터 약 3년이 지난 후인 2021. 2. 26. 원고에게 상표권 침해금지에 관한 경고장을 발송한 점을 볼 때, 원고의 통상사용권은 피고의 이 사건 상표권 취득 이후에도 계속되다가 2021. 2. 26. 그 설정이 묵시적으로 해지되었다고 볼 수 있다.
2. 원고의 대상상표가 수요자 등에게 특정인의 상표로 알려졌는지 여부(=소극)
아래와 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 대상상표가 피고승계참가인이 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용한 기간 무렵에 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기 부족하다. 따라서 피고승계참가인의 상표 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인․혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않는다.
가. 원고의 연 매출액이 2010년부터 2023년까지 꾸준히 200억 원 이상이고 특히 그중 2012년, 2014년, 2015년, 2016년 매출액은 600억 원 이상에 이르기는 하나, 위 매출액 전부가 대상상표가 사용된 상품의 판매 등 대상상표와 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없다. 설령 위 매출액 전부가 대상상표의 사용과 관련하여 발생하였다고 하더라도, 원고의 2012년 매출액은 한국전선공업협동조합에 가입한 업체 66개의 2012년 매출액 총액(13,678,994,000,000원) 대비 약 0.49%에 불과하고, 2012년도 외에는 원고 상품의 시장점유율을 알 수 있는 자료가 제출되지 않아 그 매출액 수치가 해당 업계에서 어느 정도의 의미를 가지는지 알기 어려운 점, 원고의 위 매출액에는 해외 매출액도 포함된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 상당한 정도로 알려졌었다고 단정할 수 없다.
나. 원고가 2010년부터 2023년까지 광고선전비로 총 3억 원 이상을 지출하기는 하였으나, 원고가 수행한 광고의 내용, 횟수, 방법 등을 확인할 자료가 없어 그 광고를 통하여 대상상표가 국내 시장에서 어느 정도나 노출되었는지를 파악하기 어렵다.
다. 원고가 국외에서 개최된 박람회나 전시회에 수차례 참석한 사실은 인정되나, 그중 일부에서만 대상상표의 사용 사실이 확인될 뿐만 아니라, 설령 국외의 박람회나 전시회에서 대상상표가 광고되었다고 하더라도 국내의 수요자나 거래자에게 미치는 영향이 크다고 단정할 수 없다.
라. 원고에 대한 보도자료의 상당수는 구재관 개인이 받은 동탑산업훈장에 관한 것이고, 나머지 보도자료도 원고의 수출, 기술력, 투자 등에 관한 것이어서 2014. 2. 28. 자 한산신문 기사(이마저도 대상상표의 하단이 잘린 상태로 일부만이 표시되었다) 및 2020. 4. 13. 자 아시아경제 뉴스 외에는 대상상표가 직접적으로 드러난 바가 없다.
3. 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르렀는지 여부(=소극)
가. 사용권자들이 ‘동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우’에는 사용권자들 상호 간에 사용허락된 상표에 관한 출처의 혼동이 일어난다는 것은 처음부터 예정되어 있고, 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 ‘그 사용권의 범위를 넘어’ 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하는 데에 있는 점(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결, 대법원 2020 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 판결 참조)을 고려하면, 상표법 제119조 제1항 제2호를 적용하기 위하여는 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 대상상표와의 관계에서 상표 및 지정상품의 동일성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르러야 할 것이다.
나. 피고승계참가인은 이 사건 등록상표를 변형 없이 그 지정상품에 사용하여 온 사실만이 인정될 뿐이고, 이러한 상표 사용의 태양을 두고 사용통념상 이 사건 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가하기 어렵다.
【판결의 의의】
상품출처의 오인․혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하기 위해서는 대상상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었어야 하고, 사용권자들이 동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우 상표에 관한 출처의 혼동의 발생은 처음부터 예정된 것이고, 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 사용권자의 구체적인 상표 사용태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이른 경우에 한하여 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당할 수 있다고 본 사안
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