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【판시사항】
1. 종전 심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 그 판결의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고, 그 증거에 기초한 새로운 무효사유를 직권으로 심리하는 경우, 심판피청구인에게 그 무효사유에 관한 의견진술의 기회를 부여하지 않아 정정청구의 기회를 제공하지 않은 채 심판청구를 인용하는 심결을 하는 것이 위법한지(적극)
2. 전항과 같이 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 그 직권이 아니라 심판청구인이 새로 제출한 증거와 그에 기초하여 새로 주장한 무효사유를 토대로 심리한 경우에는 달리 보아야 하는지(소극)
【판결요지】 심결취소
○ 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하면서, 종전 심판절차에서 제출되지 않았고 그 취소판결을 한 법원의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고, 그에 따른 특허무효사유를 직권으로 심리하면서도 특허권자에게 의견진술의 기회를 주지 않아 그에 따른 정정청구의 기회를 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 인용하는 심결을 하는 것은 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.
① 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 그 심결은 행정처분에 해당하고, 이에 대한 심결취소소송은 항고소송에 해당하는 별개의 법적 절차이므로, 두 절차는 심급구조로 연계되지 않으며 엄격히 구별되어야 한다. 심판절차에서의 주장이나 증거를 소송절차에 그대로 원용할 수 없고, 반대로 소송절차에서의 변론경과를 들어 심판절차에서 보장되어야 할 의견진술 기회를 대체할 수 없다. 그러므로 특허심판원이 직권으로 조사하는 증거나 직권으로 심리하는 무효사유에 대해, 이미 법원의 소송절차에서 특허권자가 충분히 변론할 기회를 가졌다는 사정만으로, 특허법이 정한 심판절차상 권리보장이 실질적으로 이루어졌다고 볼 수 없다. ② 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 판결의 취소 이유가 된 판단에 특허심판원이 기속된다고 규정하고 있으나, 이는 기속력의 문제로서 절차적 권리 보장을 배제할 수는 없다. 기속력은 위법한 심결의 실체적 판단을 반복하지 않도록 하기 위한 것으로, 새로운 증거가 제출되어 증거관계에 실질적 변동이 생기지 않는 한, 특허심판원은 동일한 결론의 심결을 반복할 수 없다. 그런데 이러한 기속력을 이유로 직권 조사된 증거나 직권 심리된 무효사유에 대하여 특허권자의 의견진술 및 정정청구의 기회를 부여하지 않는다면, 절차적 보장의무와 실체적 판단기속의 영역을 혼동하는 결과가 되고, 이는 심판의 적정을 해치는 잘못된 전제이다. ③ 특허권자는 특허무효심판이 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없고, 무효심판의 심결에 대한 소송이 계속 중일 때는 정정심판을 청구할 수 있다. 이러한 규정 체계는 무효심판이 제기된 상황에서 특허권자의 방어수단으로서의 정정청구를 절차 내에서 단절 없이 보장하면서, 절차의 신속성과 효율성을 도모하기 위한 것이다. 그럼에도 불구하고, 직권 조사된 증거가 소송절차에서 공방이 이루어진 것이고, 특허권자가 소송 중 정정심판을 청구할 기회가 있었다는 이유만으로, 취소판결에 따라 다시 심리되는 무효심판절차에서 정정청구 기회를 부여하지 않아도 된다고 보는 것은, 특허정정제도의 체계에 어긋나는 결과를 낳는다. ④ 정정청구 기회를 부여하지 않음으로 인해 특허권자는 다시 심결취소소송을 제기하거나 정정심판을 별도로 청구해야 하고, 이로 인해 법적 분쟁이 중복·지연될 수 있다.
○ 한편 특허무효심판절차에서 심판장은 특허법 제147조 제1항에 따라 지정한 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항 후단). 청구인의 증거제출 또는 새로운 무효사유 주장에 따라 정정청구를 허용할 필요가 있는지는, 원칙적으로 행정청인 특허심판원의 재량판단의 영역에 속한다고 할 수 있다. 그러나 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하는 특허무효심판절차에서, 심판청구인이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 것으로서 위 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어 위 취소판결의 이유인 특허무효사유의 근거가 되었던 증거를 새로 제출하고, 종전 특허무효심판절차에서 주장하지 않았던 위 특허무효사유를 새로 주장하였음에도, 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 기간을 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 받아들이는 심결을 하는 것은 전항과 마찬가지로 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.
① 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 위와 같은 증거를 기초로 종전 심판절차에서 주장하지 않았던 위와 같은 특허무효사유를 심리하면서 심판피청구인인 특허권자에게 의견제출 및 정정청구의 기회를 부여할지 여부에 있어, 심판청구인 스스로 위와 같은 증거를 제출하거나 특허무효사유를 주장한 경우와 특허심판원이 직권으로 심리에 나아간 전항과 같은 경우를 달리 보는 것은, 특허법이 마련하고 있는 앞서 본 절차적 강행규정의 공익상 요구의 측면에서 그 일관성과 합리성이 없다. ② 위와 같이 심판청구인이 새로 제출한 증거가 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어, 그 취소판결의 이유가 된 특허무효사유의 근거가 되었고, 심판청구인이 이를 다시 심판절차에 제출하여 위 특허무효사유를 주장한 경우, 그 취소판결의 기속력에 따라 심결을 하여야 하는 특허심판원으로서는 심결취소판결과 다른 결론의 심결을 할 수 없는 상태에 놓이게 된다. 이러한 상황이라면 특허권자로서는 특허무효심판절차에서의 정정청구 외에 달리 위 특허무효사유를 방어할 실질적인 수단이 없고, 그에 따라 심판피청구인인 특허권자가 정정청구를 할 수 있는 기회를 부여할 필요성은 객관적으로 명백하게 되었으므로, 심판장으로서는 그 정정청구의 인정 여부를 떠나 특허법 제133조의2 제1항 후단이 정한 ‘정정청구를 허용할 필요성’ 자체가 인정되지 않는다고 판단할 재량의 여지가 더는 없다고 할 것인바, 특별한 사정이 없는 한 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 수 있는 기간이 부여되어야 한다고 보는 것이 타당하다.
【판결의 의의】
진보성을 부정하지 않은 원심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어지는 특허무효심판절차에 있어, 위 판결의 소송절차에서 새로 제출된 증거가 심리의 자료가 되는 경우 특허권자에게 정정의 기회를 부여하여야 하는지에 관한 법리를 설시한 점에 의의가 있는 사안
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