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【판시사항】
1. 이 사건 특허발명의 개방돌출부는 결합본체부의 상면을 기준으로 ‘결합본체부의 개방돌출부’지만, 확인대상발명의 ‘개방연장부’는 개방된 결합본체부에서 상부방향으로 개방되게 연장된 구성인 바, 결합본체부를 기준으로 ‘연장된 결합본체부’를 의미하는 점에서 돌출부와 연장부는 구별 가능하므로 특정이 문제없다고 본 사안
2. 확인대상발명의 안전성 확인을 위해 통수시험을 한 후 폐기한 경우라 하더라도 더 이상 실시하지 않는 물품을 대상으로 한 심판청구로 보기는 어렵다고 본 사안
【사안의 개요】
○ 확인대상발명의 특정 여부
이 사건 특허발명의 설명 기재와 도면 및 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 개방돌출부와 확인대상발명의 개방연장부는 결합본체부로부터 일정 높이만큼 연장된 형상으로, 이 사건 제1항 발명의 개방돌출부는 기준점인 결합본체부의 개방되지 않은 상면에 비해 상측 방향으로 일부 또는 전부 돌출된 형상을 모두 포함하는 반면, 확인대상발명의 개방연장부는 결합본체부 상부를 기준으로 상측 방향으로 전체적으로 연장되어 있다. 따라서 두 발명의 대응되는 구성은 결합본체부의 상면 또는 상부를 기준으로 일부 돌출된 구조인지 여부를 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다.
○ 확인대상발명의 실시 여부
피고는 확인대상발명을 실제로 목적대로 사용하기 전에 안전성을 확인할 목적으로 시험적으로 사용한 것이지 ‘실시’한 적 없고, 그나마도 즉시 폐기하였으므로 권리범위 속부 여부를 판단할 확인대상발명이 더 이상 존재하지 않아 이 사건 심판청구는 어느 모로 보나 확인의 이익이 없다고 주장한다.
확인대상발명은 담수용 수조라는 명칭의 물건에 관한 발명으로, 물건발명에 대한 특허법상 ‘실시’는 ‘그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위’[특허법 제2조 제3호 (가)목 참조]를 의미한다. 이러한 실시 행위는 각각 독립적인 것으로 생산 행위만을 한 경우에도 발명의 실시가 되며, 사용이나 양도만을 한 경우에도 모두 해당된다. 피고가 서울시와 집관로(우안) 단면보수공사’ 사업 계약을 체결하고, 담수용 수조와 그 우회관 등을 설치하여 안전성 확인을 위해 통수시험을 실시하였는바, 그 중 확인대상발명의 담수용 수조와 그 우회관 등을 제작하여 설치하는 행위는 특허법상 ‘생산’에 해당한다. 통수시험 이후 폐기하였더라도 통수시험은 계약 체결 이후 경제적 이익을 목적으로 한 것이어서 특허법 제96조 제1항에서 규정하고 있는 특허권의 효력이 미치지 아니하는 연구·시험으로 볼 수는 없을뿐더러 장래에 실시할 가능성도 배제할 수는 없으므로 확인의 이익이 부정되지 아니한다.
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