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【판시사항】
1. 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제4조에 따르면, 제34조 제1항의 개정규정(같은 항 제21호의 개정규정은 제외)은 이 법 시행(2016. 9. 1.) 전에 출원된 상표등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록결정을 하는 경우에도 적용된다. 이 사건 등록상표는 상표법 개정 전인 2015. 12. 7. 출원되었으나 개정 후인 2019. 4. 9. 등록결정되었으므로 전부 개정된 현행 상표법 규정이 적용된다고 본 사안
2. 선사용상표와 이 사건 등록 상표의 표장이 동일하고, 상표권자가 국내에 등록안 된 해외 상표를 다수 출원하여 거절 당한 전력이 있으며, 이 사건 등록 상표의 표장을 구상한 내역을 전혀 제출하지 않는 사안에서, 이 사건 등록 상표의 출원 당시 선사용상표의 일본에서의 광고내역, 판매량, 판매액, 거래처 등을 감안할 때 외국(일본)의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 본 사안
【사안의 개요】
○ 이 사건 등록상표와 선사용상표와의 대비
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이 사건 등록상표 |
선사용상표 |
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상품류 구분 제28류의 골프가방, 골프백 카트, 골프채, 골프용 가방, 골프용 장갑, 골프장갑, 골프채 헤드, 골프채 헤드커버, 골프채 샤프트, 골프채 그립, 골프채용 가방, 골프채용 커버, 골프택, 골프클럽용 커버, 골프퍼터, 골프화가방, 캐디백, 하프백, 퍼팅연습용 매트, 골프드라이버 |
골프채 등 |
○ 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부
(1) 선사용상표가 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부
이 사건 등록상표의 출원일 전후 하여 원고의 홈페이지에는 일본에서 선사용상표를 사용한 제품의 광고, 홍보 사례들이 다수 게시된 점, 한해 판매 부수가 10만 부 가량되는 일본의 골프전문잡지들에 여러 차례 광고 기사가 실린 점, 원고가 후원하는 일본 프로골프 선수들이 선사용상표를 사용하여 각종 골프대회에서 참가하거나 우수한 성적을 거둔 점, 원고가 직접 골프대회를 2회 개최하여 참가 선수 중 일부가 선사용상표가 표시된 골프채를 사용한 점, 각종 SNS에 선사용상표가 표시된 제품들을 전체 공개로 소개해 온 점 등을 종합해 보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 사용상품과 관련하여 적어도 일본 내 수요자들 사이에서는 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다.
(2) 표장의 동일 및 부정한 목적 여부
두 표장은 외관, 호칭, 의미가 모두 동일하고 다툼도 없다. 두 표장 및 상품이 완전히 동일한 반면, 피고가 이 사건 등록상표를 만들게 된 계기나 스스로 또는 제3자를 통해 구상 및 개발하였음을 인정할 만한 아무런 자료도 없고, 피고는 원고가 보유한 다른 상표들과 동일·유사한 상표를 다수 출원하여 등록해 온 점에 비추어 보면 부정한 목적도 충분히 인정된다.
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