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【판시사항】
1. 증액배상 규정이 신설된 구 특허법의 시행일인 2019. 7. 9.이전부터 각 특허 청구항의 구성요소를 모두 포함하는 침해제품의 생산판매 행위가 존재하였던 경우, 이후 이루어진 침해제품의 생산, 판매행위에 관하여 구 특허법 부칙 제3조에 따라 고의적 침해를 인정하여 증액배상을 적용한 사례
2. 원고가 증액배상을 구하고 있는 구 특허법 시행일 이후의 각 침해제품의 생산, 판매행위는 피고가 주장하는 시행일 전의 침해행위와는 일정한 시간적 간격을 두고 이루어지고, 구체적 품목이 동일하지 아니하며, 거래상대방도 나뉘어졌다면 각 침해제품의 생산, 판매 행위는 각각 별개의 특허권 침해행위에 해당하고, 그 침해행위의 태양과 빈도, 이 사건 소 제기까지의 관련 사건의 경과(형사사건, 권리범위확인 심판, 등록무효심판)를 통해 확인되는 사실 및 사정들로부터 피고의 각 침해행위가 고의적인 침해에 해당한다고 인정한 다음 기록에 나타난 제반사정들 즉, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금, 침해구제 노력의 정도 등을 고려하여 해당 침해기간 동안 인정된 손해액의 3배를 증액 배상한 사례
【판결요지】 고의적 침해행위를 인정하여 증액배상책임에 따른 손해배상액 인정(항소심에서 변경·확장된 청구를 포함하여 원고 청구 일부 인용)
1. 구 특허법 부칙 제3조의 의미와 증액배상 가부
구 특허법 부칙 제3조의 의미는, 아래와 같은 이유로 액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않지만 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석된다고 봄이 타당하고, 시행 전후에 걸쳐 계속적인 침해행위가 이루어지고 있음에도 최초 위반행위가 시행일 이전이라면 시행일 이후 침해행위에 대하여 오히려 증액배상 책임을 물을 수 없어 그 책임이 면제되도록 한 것이라고 보기 어렵다.
① 특허권 침해는 민법상 불법행위의 일종으로서 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는, 특별한 사정이 없는 한, 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해에 해당한다. 따라서 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 특허권 침해행위가 발생한 날마다 성립하고, 특허권자 또는 전용실시권자는 그 성립과 동시에 권리를 행사할 수 있으므로 소멸시효도 각각 별개로 진행된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결, 대법원 2025. 3. 13. 선고 2023다264462 판결 등 참조). 이 사건에서 피고에 의한 피고 각 제품의 생산, 판매행위는 일정한 시간적 간격을 두고 이루어진 점, 개별 생산, 판매행위의 대상 제품도 피고 제1제품과 피고 제2제품이 혼재된 경우와 피고 제2제품만 생산‧판매된 경우 등으로 동일하지 아니하며, 거래상대방도 하츠와 웨이츠로 나누어져 있는 점 등에 비추어 보면, 2020. 3. 17.부터 2024. 11. 14.경 사이에 이루어진 30회의 피고의 각 제품의 생산, 판매 행위는 각각 별개의 특허권 침해행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 2019. 6.경에 시작한 피고 제1제품의 생산, 판매행위가 그대로 동일성을 유지하면서 이어지는 하나의 특허권 침해행위라고 인정할 수 없다.
② 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다. 따라서 증액배상 규정의 시행 전부터 최초 침해행위를 시작하여 침해행위를 계속하여 온 자에 대하여는 위 규정을 적용할 수 없다고 해석하는 것은 위법성이 큰 고의적인 침해행위에 관하여 징벌적 손해배상을 부과하여 침해행위를 억제하고 피해자 구제를 강화한다는 증액배상 규정의 입법 취지 및 법익균형에 맞지 않다.
③ 한편, 이후 개정된 특허법(2024. 2. 20. 법률 제20322호로 일부 개정된 것)에서는 특허법 부칙(2024. 2. 20.)에서 ‘이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다’(제1조), ‘제128조 제8항의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용한다’(제2조)고 규정하여 시행 이후 위반행위부터 신법의 증액배상이 적용된다는 점을 더욱 명확히 하였는데, 해당 개정이유에서는 징벌적 손해배상액의 적용 대상이 아닌 그 한도만이 3배에서 5배로 상향된 것임을 밝히고 있고, 2020. 10. 20. 각 증액배상 규정이 신설된 상표법 및 디자인 보호법의 각 개정법률 및 부칙에서는 모두 ‘이 법 시행 후 발생한 위반행위부터 적용한다.’고 규정함으로써 최초 위반행위가 시행 후 발생한 경우에는 증액배상의 대상이 된다는 점을 명확히 하였다.
④ 나아가 부칙 제3조의 문언의 내용을 살펴보더라도, ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우에 적용한다.’가 아니라 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정하고 있어 위와 같은 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 취지로 해석하기보다는 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 취지로 해석하는 것이 자연스럽다.
⑤ 시행 전에 침해행위가 있었던 경우에는 시행 후의 침해행위에 관하여도 증액배상 규정을 적용할 수 없는 것으로 보는 것은 포괄일죄로 되는 개개의 범죄행위가 법 개정의 전후에 걸쳐서 행하여진 경우에는 신·구법의 법정형에 대한 경중을 비교하여 볼 필요도 없이 범죄실행 종료시의 법이라고 할 수 있는 신법을 적용하여 전체적으로 포괄일죄로 처단하여야 한다는(대법원 2009. 4. 9. 선고 2009도321 판결 등 참조) 포괄일죄의 처벌범위에 관한 일반적인 법리와도 부합하지 않는다.
2. 특허법 제128조 제7, 8항에 의한 손해액의 산정
가. 특허법 제128조 제7항에 의한 손해액
원고는 특허법 제128조 제2항에 의한 손해액을 주장하였으나, 원고가 주장하는 원고 제품의 단위수량당 이익액에 관한 증명이 부족하다고 보아 ① 피고 각 침해제품의 판매수량과 판매대금 합계, ② 피고 각 침해제품의 판매에 기하여 피고가 얻은 이익액 상당, ③ 원고가 계산한 제조원가마진표에서 해당 금속 가구 가공업의 기준 경비율을 적용할 때 원고가 얻을 것으로 보이는 이익률 등을 고려하여, 각 침해기간별 원고의 손해액을 2020. 3. 17.부터 2022. 6. 28.까지의 침해행위에 따른 손해액을 15,500,000원, 2022. 12. 5.부터 2024. 5. 23.까지의 침해행위에 따른 손해액을 4,000,000원, 2024. 11. 14.자 침해행위의 손해액을 500,000원으로 각 인정함.
나. 특허법 제128조 제8, 9항에 의한 손해액
피고는 권리범위확인심판 불속심결을 근거로 고의적인 침해가 아니라는 취지로 다투었으나, 피고 각 침해제품의 생산, 판매 수량, 침해행위의 태양과 빈도(이 사건 소제기 이후부터 제1심 판결 선고 이후에도 침해행위가 계속된 점), 이 사건 소제기까지의 관련 사건의 경과(형사사건 유죄 확정 및 해당 사건에서의 피고 변소 내용, 권리범위확인 심판의 이유, 3차례 이어진 이 사건 특허에 관한 등록무효심판 기각 심결 등)를 통해 확인되는 사실 및 사정들로부터 피고의 고의적 침해행위를 인정하고 위와 같이 각 침해행위 기간별로 인정된 손해액의 3배에 해당하는 증액배상책임을 인정함.
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