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【사안의 개요】
원고는 이 사건 등록특허의 특허권자이고, 피고 B는 전동카트 제품을 생산하여 피고 A에 공급한 회사이며, 피고 A는 피고 B로부터 피고들 제품을 공급받아 제품 판매 등 업무에 사용한 회사이다. 원고는 피고 A, B가 공모하여 이 사건 등록특허에 관한 특허권을 침해하는 피고들 제품을 생산ㆍ사용함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고 그로 인하여 특허권자인 원고에게 손해를 가하였다고 주장하며 부당이득반환청구의 소를 제기하였다.
【판결요지】 원고 항소 일부인용
1. 침해 여부에 관한 판단
가. 원고는 이 사건 특허권의 등록 이후 피고 A가 피고들 제품을 사용한 행위는 이 사건 특허권 침해에 해당한다고 주장하고, 피고 A는 피고들 제품이 이 사건 특허권의 등록 이전에 적법하게 생산된 이상 그 이후의 사용은 구성 대비와 관계없이 특허권 침해에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.
나. 살피건대, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 특허권 설정등록 이후 정당한 권한 없이 물건의 발명에 속하는 특허발명을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 등을 비롯하여 실시하는 행위는 원칙적으로 특허권 침해에 해당한다. 다만 특허법은 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건 등 일정한 경우에 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데(특허법 제96조), 특허권 등록 이전에 생산된 제품으로서 국내에 있는 물건이라고 하더라도 특허출원 이후에 생산된 것이라면 등록 이후의 사용 행위는 특허권의 효력이 미치지 않은 경우에 해당하지 않으므로 특별한 사정이 없는 한 특허권 침해를 구성한다고 봄이 타당하다.
다. 이 사건 특허발명은 2010. 12. 22. 출원되고 그 등록은 2013. 3. 29. 이루어졌으며, 피고 A가 이 사건 특허발명의 출원 이후인 2011. 6.경부터 피고 B로부터 틸팅 쇽업소바 구조의 틸팅장치가 구비된 제1 제품 또는 제2-1 제품을 공급받아 이 사건 특허권 등록 이후 상당한 기간 판매원들로 하여금 사용하도록 한 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 따라서 피고 A가 이 사건 특허권의 등록일인 2013. 3. 29. 이후부터 상당한 기간 제1 제품 또는 제2-1 제품을 판매원들로 하여금 사용하도록 한 행위는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 특허권 침해에 해당한다고 봄이 타당하다.
2. 특허법 제128조의 준용 여부
원고는 피고 A가 부당이득으로 반환해야 할 금액은 특허법 제128조 제2항, 제4항 또는 제7항에 의하여 1,359,232,000원으로 산정되어야 한다고 주장한다.
살피건대, 불법행위의 일환으로서 고의 또는 과실로 특허권 등을 침해한 경우를 규율하는 특허법 제128조 2항, 제4항 또는 제7항의 규정을 민법 제741조에 의한 부당이득반환청구에 따른 부당이득액의 산정에 준용할 수는 없다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
【판결의 의의】
물건의 발명에 관한 특허 출원 이후 등록 이전에 생산한 제품을 등록 이후에 업으로서 사용하는 행위의 특허권 침해 성립 여부 및 특허권 침해를 이유로 한 부당이득액의 산정에 관하여 특허법 제128조가 준용되는지에 관하여 판단한 사례
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