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【판시사항】
상표권자가 주식회사의 유일한 사내이사로서 주식회사를 운영해온 점을 고려하여 주식회사가 묵시적 통상사용권을 설정받았다고 판단한 사례
통상사용권자가 직접 생산한 제품뿐만 아니라 주문자상표부착생산 방식에 따라 공급받은 제품에 사용된 상표 또한 그 주문자인 통상사용권자가 사용주체이고, 실사용표장이 등록상표와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되며, 제품도 지정상품과 동일하거나 거래사회의 통념상 동일성이 인정된다고 보아 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단한 사례
【판결요지】 청구인용 (심결 취소)
1. A 주식회사가 이 사건 등록상표의 통상사용권자인지 여부
A 주식회사(이하 ‘A’이라 한다)는 반찬류 제조, 가공업, 즉석반찬 제조 및 도소매 등을 영위하는 회사이고, 원고는 2019년경부터 현재까지 A의 유일한 사내이사로서 A을 실질적으로 운영하여 온 점 등을 종합하여 보면, A은 원고로부터 새우젓, 오징어젓, 무말랭이무침 등 반찬을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.
2. A이 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부
다음과 같은 사정을 종합하여 보면, A은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 이 사건 지정상품 중 일부인 ‘새우젓, 오징어젓, 깻잎, 마늘쫑, 고추, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래’에 대하여 피고의 이 사건 심판청구일인 2024. 1. 18.로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다고 할 것이다.
가. A은 늦어도 2023. 1. 17.부터 2023. 12. 7. B 주식회사(이하 ‘B’라 한다) 사이에 제품공급계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하기 전에는 직접 새우젓, 오징어젓, 무말랭이무침, 파래무침, 마늘쫑무침, 고추무침, 더덕무침, 깻잎무침, 고들빼기무침 등(이하 ‘이 사건 각 제품’이라 한다)을 생산하여 라벨을 부착한 다음 C에 수출하였고, 이 사건 계약 체결 이후에는 B로부터 라벨이 부착된 이 사건 각 제품을 공급받아 C에 수출하였다. 이 사건 계약의 내용, 이 사건 각 제품의 생산에서 수출에 이르기까지의 실제 업무처리 방식 등에 비추어 볼 때, B로부터 공급받은 이 사건 각 제품은 A이 주문자상표부착생산 방식에 따라 수출한 것으로 보이므로, A이 직접 생산한 제품뿐만 아니라 B로부터 공급받은 제품에 사용된 상표 역시 그 사용주체를 A으로 봄이 타당하다.
나. 라벨에 포함된 표장( , , )은 문자의 색상 및 ‘있는’의 위치 등에서 이 사건 등록상표의 표장( )과 일부 차이가 있다. 그러나 이러한 차이는 이 사건 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 변경한 것에 불과하므로, 양 표장은 거래사회의 통념상 동일하다고 봄이 타당하다.
다. 이 사건 각 제품 중 ‘새우젓, 오징어젓’은 이 사건 등록상표의 지정상품에 해당하고, ‘무말랭이무침, 마늘쫑무침, 고추무침, 더덕무침, 깻잎무침, 고들빼기무침, 파래무침’은 이 사건 지정상품 중 ‘무말랭이, 마늘쫑, 고추, 더덕, 깻잎, 고들빼기, 파래’와 거래사회의 통념상 동일성이 있다.
3. 소결
이 사건 등록상표의 통상사용권자인 A이 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 ‘새우젓, 오징어젓, 깻잎, 마늘쫑, 고추, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래’에 대하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.
【판결의 의의】
상표권자가 주식회사의 유일한 사내이사로서 주식회사를 운영해온 점을 고려하여 주식회사가 묵시적 통상사용권을 설정받았고, 사용된 상표 및 상품이 등록상표의 표장 및 지정상품과 동일하거나 거래사회의 통념상 동일성이 인정되고, 통상사용권자가 직접 생산한 제품뿐만 아니라 주문자상표부착생산 방식에 따라 공급받은 제품에 사용된 상표 또한 그 주문자인 통상사용권자가 사용주체이므로 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 본 사안
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