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【판시사항】
1. 동일한 선행발명에 근거한 진보성 부정의 거절이유와 거절결정불복심판청구 기각 심결의 이유가 주된 취지에서 부합하지 않는다고 본 사례
2. 의견제출기회 부여에 관한 강행규정을 위반한 심결의 절차적 하자에도 불구하고, 심결에서 판단되지 않은 거절결정 이유의 실체적 타당성을 근거로 그 심결이 결론에서 정당하다고 볼 수 있는 여부(소극)
【판결요지】 심결취소
1. 출원발명의 진보성을 판단함에 있어, 출원발명과 선행발명의 구성요소를 대비하고, 이들의 동일성 여부를 판단하며, 차이점이 있는 경우 통상의 기술자가 그 차이를 쉽게 극복할 수 있는지 여부를 판단하는 것은 진보성 판단의 중심이 되는 중요한 부분에 해당한다. 이때 판단의 중심이 되는 구성요소의 대비가 심사 단계와 심판 단계에서 달라졌다는 이유만으로 곧바로 거절이유의 주된 취지가 부합하지 않는다고 단정할 것은 아니지만, 그러한 구성요소 대비의 차이로 인해 선행발명과 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라져서 이에 대한 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이가 발생하게 되는 경우라면, 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 것으로 볼 수 없으므로 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다고 보아야 한다.
이 사건 심사 단계에서 이 사건 심결과 같이 이 사건 제1항 발명의 ‘시각 효과 층’이 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’에 대응됨을 전제로 하는 진보성 부정의 거절이유가 제시되었다면, 원고는 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’이 시각 효과 안료를 포함하지 않고 단순 안료만이 포함되어 있다는 점을 강조하는 방향으로 대응을 하거나, 선행발명 1의 잉크조성물 층과의 차이를 부각하기 위해 시각 효과 안료의 입자 크기를 한정하는 등으로 그 보정 방향을 달리 시도하였을 수도 있다. 그러나 원고는 이 사건 심결에서 제시한 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’과 이 사건 제1항 발명의 ‘시각 효과 층’이 동일하고, 선행발명 1의 ‘중간층’과 이 사건 제1항 발명의 ‘색상 층’과 동일함을 전제로 하는 진보성 부정 논리에 대응하여 의견서를 제출하거나 보정할 기회를 부여받지 못하였다.
따라서 이 사건 심결이 의견 제출 기회를 주지 않고 거절결정 이유와 주된 취지가 부합하지 아니한 이유로 원고의 청구를 기각한 것은 강행규정에 위배된 것이다.
2. 심판 절차에서 의견제출의 기회를 부여하지 않은 채 거절결정에서 제시된 거절이유와 주된 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유를 근거로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결을 한 경우에는, 설령 심결취소소송 단계에서 특허청장이 심결에서 판단되지 않은 거절결정의 이유를 근거로 이 사건 심결의 실체적 결론의 타당성을 주장·입증한다고 하더라도, 그러한 실체적 결론의 타당성만으로 의견제출 통지와 관련한 강행규정 위반의 절차적 하자가 치유되는 것이 아니다.
따라서 의견제출 통지와 관련한 강행규정 위반의 절차적 하자가 있는 이 사건 심결은, 이 사건 거절결정 이유에서 제시한 진보성 부정 논리의 실체적 타당성 여부와 무관하게 절차의 위법으로 인한 심결의 취소를 면할 수 없는바, 이 사건 거절결정 이유에서 제시한 진보성 부정 논리의 실체적 타당성을 근거로 이 사건 심결이 결과적으로 정당함을 주장하는 피고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
【판결의 의의】
이 사건은 동일한 선행발명을 근거로 진보성 부정의 거절이유를 제시하는 경우에도, 그 구성요소의 대응관계를 달리 제시함으로써 이에 대한 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이가 발생하게 되는 경우라면, 주된 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유가 될 수 있음을 보여준 사례이다. 또한 이 사건은 심결의 결론을 정당화하는 실체적 사유를 근거로 의견제출기회 부여에 관한 강행규정을 위반한 심결의 절차적 하자가 정당화될 수 없다는 점을 명백히 밝힌 판결이라는 점에서도 의의가 있다.
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