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2019후11688 등록무효(상) (라) 파기환송
[구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’와 대비되는 선사용상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었는지 여부가 문제된 사건]
◇1. 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위한 요건, 2. ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’와 대비되는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려질 것이 요구되는지 여부(소극), 3. 선사용상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부를 판단함에 있어 고려해야 할 사항◇
등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라고 한다) 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.
☞ 피고는 원고의 이 사건 등록서비스표(“ ”)가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’(이하 ‘수요자기만 상표’라고 함)에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 피고의 청구를 인용하였음
☞ 그러나 특허법원은, 수요자기만 상표에 대비되는 선사용상표는 국내 전역에서 등록상품의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하고, 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 피고의 선사용표장들(“ ”, “ ” 등)은 이러한 요건을 충족하지 못하였다는 이유로, 원고의 이 사건 등록서비스표가 수요자기만 상표에 해당하지 않는다고 판단하여 심결을 취소하였고, 원심판결에 대하여 피고가 상고하였음
☞ 선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정에 비추어, 피고의 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기한 사례임
☞ 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단이 적용되기 위하여 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려질 것이 요구되지는 않는다는 법리를 처음으로 설시하면서, 선사용상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부를 판단함에 있어 고려해야 할 요소들에 관하여 구체적으로 밝힘
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